第10519462號“MASkin”商標(biāo)（以下稱爭議商標(biāo)）由上海源時(shí)貿(mào)易公司于2012年2月22日申請注冊，指定使用在第10類“口罩、矯形用物品”等商品上，2016年8月2日經(jīng)異議裁定準(zhǔn)予注冊，商標(biāo)專用期自2015年3月28日至2025年3月27日。

2017年5月12日，經(jīng)核準(zhǔn)爭議商標(biāo)注冊人名義變更為上海源時(shí)信息科技有限公司（即本案被申請人）。后爭議商標(biāo)被蘇州世康防護(hù)用品有限公司（即本案申請人）提出無效宣告申請。

申請人稱：申請人的股東陳杰等人在先設(shè)計(jì)、創(chuàng)作了MASkin商標(biāo)，被申請人自2012年2月8日起與申請人進(jìn)行商務(wù)合作，并一直通過郵件方式進(jìn)行溝通、合作，被申請人注冊使用爭議商標(biāo)的行為違反了《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定。

對此，被申請人答辯稱：申請人對“MASkin”商標(biāo)不享有在先權(quán)利，被申請人授權(quán)申請人生產(chǎn)了“MASkin”口罩，被申請人代表人徐東、申請人代表人陳杰分別代表各自公司參與利潤分成，申請人存在搶注被申請人商標(biāo)的行為。綜上，被申請人注冊使用爭議商標(biāo)并未違反《商標(biāo)法》的規(guī)定，爭議商標(biāo)應(yīng)予維持。

經(jīng)審理認(rèn)為,綜合考慮雙方當(dāng)事人在本案中提交證據(jù)可知，在爭議商標(biāo)申請注冊前，申請人已將“MASkin”作為商標(biāo)在口罩等類似商品上進(jìn)行了使用。而被申請人在爭議商標(biāo)申請注冊前與申請人通過郵件方式溝通口罩價(jià)格、產(chǎn)品圖樣等信息，二者存在業(yè)務(wù)往來關(guān)系，被申請人對申請人及其“MASkin”商標(biāo)理應(yīng)知曉，爭議商標(biāo)與申請人“MASkin”商標(biāo)文字構(gòu)成完全相同，其指定使用的口罩、按摩用手套、醫(yī)務(wù)人員用面罩商品與口罩商品屬于同一種或者類似商品，被申請人在該部分商品上注冊使用爭議商標(biāo)已構(gòu)成對申請人商標(biāo)的惡意搶注。

綜上，爭議商標(biāo)指定使用在口罩、按摩用手套、醫(yī)務(wù)人員用面罩商品上的注冊違反了《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定。因此，爭議商標(biāo)指定使用在上述商品上的注冊予以無效宣告。

《商標(biāo)法》第十五條第二款規(guī)定“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊商標(biāo)相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊。”特定關(guān)系人因合同、業(yè)務(wù)往來或者其他關(guān)系明知他人商標(biāo)而搶注的行為違反了誠實(shí)信用原則，侵害了在先商標(biāo)使用人或者利害關(guān)系人的合法利益。該條款中對合同、業(yè)務(wù)往來或者其他關(guān)系范圍的界定應(yīng)當(dāng)從維護(hù)誠實(shí)信用原則立法宗旨出發(fā)，以保護(hù)在先權(quán)利，制止不公平競爭為落腳點(diǎn)，只要因合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知他人在先使用商標(biāo)存在而進(jìn)行搶注的，均應(yīng)納入本款規(guī)定予以規(guī)制。該條款有效制止對利用其他特殊關(guān)系惡意搶注他人商標(biāo)的行為，更加明確地彰顯了加強(qiáng)打擊惡意注冊，維護(hù)誠實(shí)信用原則的立法目的，為在商標(biāo)確權(quán)程序中保護(hù)正當(dāng)合法的在先使用權(quán)益賦予了更加有力的法律武器。

來源：國家知識產(chǎn)權(quán)局 商評委